では、なぜアメリカの中に先願主義へ転換を嫌がる声が少なからずあるのだろうか？少なくともグローバルな展開をしている企業にとっては、他の主要国と制度が整合している方が有利であるように思う。個人発明家や大学にせよ、世界に潜在的ライセンシーがいる。彼らにとっても、同じような制度の方が望ましいのではないだろうか。
あるいは、先願主義に比べ先発明主義には明白に合理的な利点があるのだろうか。合理的な利点の有無を少し考えてみた(注1)。（私は米国特許制度に明るくないし、しかも世にある多くの先行研究に目を通せていないので下らないことを言っているかもしれない。その場合はご教示いただければ幸いである。）
■先発明主義は個人発明家、中小企業にとって公平な制度か？
先発明主義を擁護する見解は、先願主義への批判として、次の理由を挙げる(注2)。
○先願主義は出願のための資本・労力の投下を、発明の完成まであるいは完成直後に求めることになり、発明完成のための資本・労力を削ぐ。
○出願のための資本・労力は大企業ほど割きやすく、個人発明家・中小企業にとって不公平である。
確かに前者については否定の余地はない。しかし後者は抽象的に一般化できるのだろうか。実証が必要ではないだろうか。私も実証できている訳でないので非常に不毛な話になるが、次のような批判を思いつく。
○大企業よりも個人発明家・中小企業の方が、出願の是非判断を迅速に行うことができ、想起の出願準備をできる場合が少なくないのではないか
○特許代理人が一般化したいま、大企業と個人発明家・中小企業との間で出願のために割く資本・労力の差は「不公平」と言えるほど大きくないのではないか
また、後者については、現状のアメリカの制度は次の理由から個人発明家・中小企業にとって不利であるようにも思う。
○グレースピリオドがあるため、最低１年間権利関係が安定しない。これにより、特定の特許に依存した事業展開を行う場合、特許権を担保ないし収益源とした資金調達を行うことが、先願主義に比べ遅れることとなる。これは資本力に劣る個人発明家・中小企業にとって不利ではないか。（なお米国の制度では、出願後、第三者が当該発明に関し、特許権取得をする可能性がある。これは、日本や欧州の制度に比べ、事業化に対する大きなリスクと考えられる。そのようなリスクを負う個人発明家・中小企業が十分な資金調達ができるのだろうか。）
■誰が喜ぶのか？
現状の制度は、近時、個人発明家にとって有利に働いていないとの指摘もある(注3)。
他方で、大学を中心とする研究機関にとっては、研究成果を発表し、事業化のパートナーや応用研究のパートナーを募った後で、権利化の有無を判断できるというメリットが想定される。
米国では、大学からの研究成果の公表が多いとの指摘もある(注4)。このような研究成果の公表は、先発明主義、あるいは、グレースピリオドがあることに起因する合理的な行動なのかもしれない。
先発明主義に喜ぶのは大学であり、その大学が世界的に見て強いから、先発明主義、少なくともグレースピリオドを維持したい、というロジックがあれば面白い。この点は、今後注視したい。
(注1)これを考える材料にと思い、Suzanne Konradさんというシカゴ・ケント大の大学院生の論文The United States First-to-invent System: Economic Justifications for Maintaining the Status Quo, 82(3) Chicago-Kent L. Rev. 1629-1654 (2007) available at pdf" target="_blank">http://lawreview.kentlaw.edu/articles/82-3/Konrad%20Author%20Approved%20Edits(H)(P).pdf を読んだ。学生さんの論文とはいえ、先発明主義擁護の立場から、しかも経済学的分析ということで、我々が見落としている先発明主義の利点の発見に期待したが、失礼ながら粗末な内容であった。経済学的分析とはほど遠いものであったし、立論に根拠が無かった。せめてcitationに参考となるものはないかと願ったが、それも期待できなさそうである。これを拡大解釈することは望ましくないが、アメリカの先発明主義擁護の議論はそんなものなのだろうか、と思ってしまう。
(注2)id at 1634はこれを所与のものとしている。
(注3)米国上院公聴会でのGerald J. Mossinghoff氏の発言。吉田哲「米国の特許法改正における主要な論点と産業界の反応（中）」知財Awareness 2005年9月15日記事 http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/nara_yoshida20050915.htmlも参照。
(注4)日経産業新聞 2008年3月25日記事「オープン化が変える知財戦略」
個人的には、先願主義＋自分の行為についてグレースピリオド１年、というのが最も妥当だと思っています。近年の技術開発のスピードは非常に早く、特許出願する以前に新しい技術・アイディアについて顧客やビジネスパートナーに話をしなければならないことが多いですから、日本の30条では適用範囲が狭すぎると思います。
相対的なリソースの差という観点が落ちてないでしょうか？
第一に、中小企業や個人は、大企業に比べて、マンパワーも資金も過少です。
そのため、新規事業を起す際に割けるリソースに差があります。
第二に、特許代理人に支払う費用は、大企業にとっては高額とはいえませんが、第一の点と関連して、中小企業や個人にとっては相対的にかなり高額です。
特に、USではそれなりの代理人を使おうとすれば、相当のコストは発生します。
第三に、実務上、特許代理人に全てを任せられる訳ではありません。自前の知財部門の力量が大きな影響力を有します。
そうなると、中小企業や個人出願人にとって不利とは言えます。
＞通りすがりでもないですがさん
特定の第三者に守秘義務を課して話すことは、公開したことになりません。公知が問題になるのは、不特定の第三者相手の場合に限られるのでは？
>特定の第三者に守秘義務を課して話すことは、公開したこと
>になりません。公知が問題になるのは、不特定の第三者相手
>の場合に限られるのでは？
もちろん秘密保持契約を結べればいいのですが、私の経験で
は、秘密保持契約を結ぶ時間などないまま話が進んでしまう
ケースが多々ありました。それまで慣習的に秘密保持契約な
ど結んだことはなかった、という場合や、相手方との関係上
あらかじめ秘密保持をお願いすることが困難な場合もありま
した。場合によっては大きなビジネスの枠組みの中で秘密保
持義務があるとも考えられますが、書面に明記しない限りは
曖昧なものですし。秘密保持契約を結ぶまで話はできないと
言ってビジネスの進行を妨げることは避けたいところなので、
どうしても後手後手に回ってしまうことがあると思います。
そういうケースは、グレースピリオドでもどうにもならないのではないでしょうか？
現在の議論が具体的にどうなっているのか詳しい所は存じませんが、ビジネス上のやり取りで技術思想が漏洩した場合、情報源が本人と特定することは困難ですから、制度的に無理が有るような気がします。
ちなみに、米国での実務経験が無いのでお聞きしたいのですが・・・。
イメージ的に米国は厳密な契約社会と思っていたのですが、秘密保持契約等を曖昧にしたままで、後に自明性が問題になるほど詳細な技術情報を相手に渡してしまうことが珍しくないんでしょうか？
そのようなレアケースでのデメリットよりも、スピードが必要なビジネスの世界（IT業界など）で、特許出願するまでは秘密保持契約を結ばなければ新しい技術アイディアの議論ができないというデメリットの方が大きいと思います。特に中小企業やベンチャーなどはリソースの問題上、出願までに時間がかかるでしょうし。
>イメージ的に米国は厳密な契約社会と思っていたのですが、秘密保持契約等を曖昧にしたままで、後に自明性が問題になるほど詳細な技術情報を相手に渡してしまうことが珍しくないんでしょうか？
返答としては、ＮＯだと思います。もちろん必要な秘密保持契約を結ぶのは普通です。特に詳細な技術情報の場合には。この点は日本よりも厳しくやっていると思います。
ですが、ある程度の技術情報については秘密保持契約を結ばないまま話をすることもよくあります。特に米国では、特許出願していないから秘密保持契約が必要だという認識は非常に薄いと思います。ある程度の情報を開示してくれないと相手方も検討を開始できませんし、そのためにいちいち秘密保持契約を結ぶのは困難なケースが多いと思います（秘密保持の範囲などで揉めるようだとそれこそビジネスを進められなくなってしまいます）。あくまで「ある程度」の技術情報ですが、特許のクレームもその「ある程度」のものですから困るわけです。
日米の実務感覚が交差する非常に有意義な議論で大変参考になりました。通りすがりでもないさん、貴重な米国実務感覚を教えてくださりありがとうございます。とおるさん、日本の実務家にとって重要な質問を展開してくださり、感謝いたします。
とおるさんの疑問に思われた点は、日本の実務感覚が反映されたものだと思います。
少なくとも私の知る限りでは、日本では最初から「緩やかな（アバウトな）」秘密保持契約を結ぶ（正確には、遡及して契約を結ぶことが多いでしょうか）ことが多いように感じますし、「漏らしてはならない」という暗黙のルールがあるように思います。もちろん、「これでは何もできなくなる」との批判もありますし、そもそも守らない者もいますが…。このような姿勢は、「ある程度緩やかな秘密保持契約」だからできるものなのかもしれません。
他方、「正確な秘密保持契約」を結ぶことが多い中では、「ある程度」の技術情報についてまで契約を結ぶことは費用の点からも難しい、ということでしょうか。
このような法文化の違いは非常に重要だと思います。こういう点が積み重なって法改正に影響しているでしょうから。
＞通りすがりでもないですがさん
先願主義への移行について異論がないとの現状を教えていただきありがとうございます。不勉強で現状の動向まで把握しきれていなかったので勉強になりました。
日本の30条がビジネスパートナー探しには不都合であるとのご指摘、旧来の日本の垂直統合型の企業が多い中では目立った不満ではなかったと思いますが、近似、そうでないアクターも登場してますので、これから議論が出てくるところかも知れません。
私が知っている限りでは東大TLOは大学の技術移転にとって30条は狭すぎると主張し、米国型のグレースピリオド導入を主張されています。
＞とおるさん
相対的なリソースの差という観点、たしかに記事の説明からはごっそりぬけていました。また、その差を段階を追って整理していただいて頭の整理ができました。ありがとうございます。
記事を書いた段階では、米国の代理人費用について認識が不足していました。日本の代理人の費用の感覚で書いていましたので、これは危ういものですね。すいません。ところで、具体的には米国の代理人費用ってどれくらいなのでしょうか？ざっと調べてみたところ150万円前後（15000$前後）なのかな、というところですが…。
もう１つ、これは感覚的なことで恐縮なのですが、日本の中小企業で知的財産の活用をなさっている企業の方にそれぞれお話を聞いたときに、知的財産取得のための資金調達に苦労しなかったという企業も見受けられました。これは、もちろん代理人費用の差もあると思いますが、ほかにも
○個人資産を担保にする傾向があるため資金調達が行いやすい場合がある
○公的支援が豊富
ためなのでしょうかね…？
ここでの話は米国内での出願の話なので、米国で実務をやられている「通りすがりでもないですが」さんの方が、平均的な費用の相場をご存知じゃないかと思います。
一般論としては、手続ごとの包括的費用になりがちな日本の代理人と違って、米国の代理人はしっかりとタイムチャージ（数百ドル／時間）を請求しますから、案件の重さに比例して料金がかなり増える傾向があります。何らかの理由で担当者が複数になれば、その分も請求しますし。
また、日本よりも料金の幅が大きく、代理人の質の幅も大きいと思います。
一つネガティブな推測をすると、
○十分な特許網等が築けていない（費用もそれほどかかっていない）
と言うのは無いでしょうか？
「知的財産の活用」が具体的にどういうことか分からないので憶測に過ぎませんが、単に新規技術を自社事業に活用しているだけで、経営に知的財産を活かしてはいる訳ではない中小企業やベンチャーは多いように思われます。
そういう場合でも、事業が小さいうちは、特許網の構築が不十分でもあまり問題になりません。
事業規模が拡大したり、大手企業が参入してきて始めて、知的財産の活用が実は不十分であったとわかる訳です。
> 少なくとも私の知る限りでは、日本では最初から「緩やかな（
> アバウトな）」秘密保持契約を結ぶ（正確には、遡及して契約
> を結ぶことが多いでしょうか）ことが多いように感じますし、
> 「漏らしてはならない」という暗黙のルールがあるように思い
> ます。
同感です。ただ、私の日本での経験では、昔からの付き合いだから秘密保持契約なんて考えたこともない、昔からこうしてやってきた、というケースがけっこうありました。また、新規技術の売り込みのときには秘密保持契約を言い出しにくい、と言う営業担当の方もいました（知財担当者としては、そこは頑張ってよ、と言いたいところでしょうが）。
そんなこともありますし、かんぞうさんご指摘の通り水平分業型に移行する産業が増えていますので、30条の適用を広げた方が何かと便利なんじゃない？と思っています。
> 先願主義への移行について異論がないとの現状を教えていただ
> きありがとうございます。不勉強で現状の動向まで把握しきれ
> ていなかったので勉強になりました。
法改正については、５月・６月くらいにずれ込みそうだと言われていますが、どうなるでしょうか。以前から「今度こそは」と言われては延び延びですから。大統領選挙の年に（票に結びつかない）特許法改正ですから、仕方ないですね。私としては、さっさと決めちゃえばいいのにと思うのですが、様々な団体が（自分達の利益を守る方向の主張とはいえ）産業へのインパクトを真剣に議論しているのは大したものだなあと思います。
> ここでの話は米国内での出願の話なので、米国で実務をやられ
> ている「通りすがりでもないですが」さんの方が、平均的な費
> 用の相場をご存知じゃないかと思います。
ご指名なので。
かんぞうさんがご指摘されているように、１万〜１万５千ドルくらいが多いのではないでしょうか。もちろん依頼者側が事前に資料を揃えてあれば安くなりますし、開発資料から書き起こすといった場合はもっと高くなります。
> また、日本よりも料金の幅が大きく、代理人の質の幅も大きい
> と思います。
全く同感です。
> また、新規技術の売り込みのときには秘密保持契約を言い出し
> にくい、と言う営業担当の方もいました
と書き込みましたが、よく思い出すと、売り込みに行っていたのは「営業担当の方」ではなく、「技術部門の方」でした。些細なことではありますが訂正します。
＞とおるさん
コメントありがとうございます。
うっかり、米国実務のお尋ねをしてしまいました。にもかかわらず、感触をお教えいただいて感謝します。
>日本よりも料金の幅が大きく、代理人の質の幅も大きいと思います
なるほど。後者は気になりますね。審査官の質もまちまちだと聞きますが、代理人もですか…。
>一つネガティブな推測をすると、
>○十分な特許網等が築けていない（費用もそれほどかかっていない）
>と言うのは無いでしょうか？
なるほど。この可能性はご指摘の通りです。重要な指摘をありがとうございます。
>単に新規技術を自社事業に活用しているだけで、経営に知的財産を活かしてはいる訳
>ではない中小企業やベンチャーは多いように思われます
これも仰るとおりです。（私も思い当たるところがあります）
知的財産の取得が、象徴的な意味で重要ではあるけれど、実際たいした効用を生んでいないという状況がすくならからずあるように思います。
＞通りすがりでもないですがさん
相場感をご教示いただきありがとうございます。勉強になります。
>新規技術の売り込みのときには秘密保持契約を言い出しにくい、と言う技術部門の方もいました
こういう話は聞きます。法務／知財部門からは、おっしゃるとおり「もうちょっとがんばろうよ」と思うところはあるでしょう。他方、法務／知財部門が硬直的な保持契約フォームしかもっておらず、しかもそれにこだわるものだから相手先に呑んでもらえないのが明白で困った、というようなことも聞きます。
>様々な団体が（自分達の利益を守る方向の主張とはいえ）産業へのインパクトを真剣に議論している
これはアメリカの凄みでしょうね。ロビー団体が関与しても精神論寄りの議論になっていたりして不毛さを生み出すだけ…ということは日本において避けていきたいところです。